从一起商标注册申请被驳回所引发的诉讼案谈起
作者:张月萍    发布于:2017-04-26 09:51:36    文字:【】【】【

        一、案情概述以发生时间从先至后排序):
        1、在A文化传播公司的推荐下,B实业公司与C商标事务所订立《商标注册申请代理协议》,约定由C商标事务所代理B实业公司,对D商标在确定的类别内进行注册申请。
        2、商标局出具了商标注册的申请受理通知书。
        3、B实业公司和A文化传播公司签订了《品牌策划服务合同书》,约定A文化传播公司作为B实业公司品牌整合营销的代理商,负责品牌策划、logo设计、营销推广等事项。
        4、C商标事务所对D商标在申请的商标类别内进行查询,未发现该群组有同名在先商标,向B实业公司做出了“没有相近/类似”的书面答复。
        5、A文化传播公司与B实业公司结合就D商标做出了一系列的logo设计及制作、包装设计及制作、大规模的市场宣传工作,并就首批产品开始下定生产。
        6、因D商标与第三人在相似类别上已注册的商标近似,商标局驳回了D商标的注册申请。
        7、在C商标事务所的建议下,B实业公司做出复审申请及撤三申请,均暂无结果。
        8、B实业公司与第三人签订《商标转让协议》,以人民币100万元的价格购买第三人的商标所有权。
        9、B实业公司向A文化传播公司提起诉讼,要求A文化传播公司赔偿因D商标未获准注册造成的损失100余万元,包括:(1)商标转让金100万元;(2)商标注册、复审及撤三申请的费用;(3)B实业公司支付的律师费等维权费用。

        二、本律师作为A文化传播公司的代理人,就本诉讼所涉的法律关系及答辩思路梳理如下:
       (一)、A文化传播公司无提供“商标命名、商标注册或是商标查询”服务的义务
虽然,B实业公司在起诉书中称:“被告(A文化传播公司)作为品牌整合营销的代理商,合作初期,即对商标命名、商标注册、logo设计等方面进行了沟通及建议,并推荐C商标事务所作为D商标的注册代理公司。”
但,在双方签署的《品牌策划服务合同书》中,仅约定了A文化传播公司有提供LOGO图形、字体设计等服务的义务(合同第一条第一阶段第2款),无商标命名、商标注册或是商标查询义务。
       (二)、D商标中的文字系由B实业公司指定,合法性应由B实业公司负责
        1、经查询,B实业公司于2015年注册成立。D商标中的文字作为B实业公司的商号,在双方签署《品牌策划服务合同书》前早已确定。
        2、商标局出具了商标注册的申请受理通知书在前。B实业公司和A文化传播公司签订《品牌策划服务合同书》在后。可见,B实业公司申请商标注册在前,A文化传播公司提供服务在后。该D商标系由B实业公司提供,并指定A文化传播公司用于品牌策划。
        3、双方签署的《品牌策划服务合同书》第六条第2款约定:“甲方明确确认,本合同下服务所涉及的甲方提供的文字、图片、商标、标识及影像等资料,甲方保证对该等素材具有合法所有权,否则对因此所导致的任何责任及损失均由甲方承担,与乙方无关。”据此,B实业公司需保证对其提供的文字、商标等素材具有合法所有权,否则一切损失由B实业公司承担,与A文化传播公司无关。
       (三)、“商标注册申请代理、查询”系C商标事务所的合同义务,与A文化传播公司无关
“商标注册申请代理、查询”事宜系《商标注册申请代理协议》中约定的事项。该协议系由B实业公司与C商标事务所直接签订,A文化传播公司既非协议乙方、亦非协议担保方。根据法律关系及合同主体相对性的原则,“商标注册申请代理、查询”服务及相应后果,均应由C商标事务所独立履行并承担。即便C商标事务所是A文化传播公司推荐的,A文化传播公司也与此事宜无关。
      (四)、100余万元的损失不具有必然、直接、合理性。
        1、商标撤三申请结果未出,尚有其他解决途径的情况下,B实业公司就自行决定以“100万元”购买商标所有权。
        2、该商标所有权转让费高达“100万元”,该价格没有任何依据,也未进行过任何评估。
        3、商标查询本身具有一定的局限性及风险,即便经过完整的查询,仍有可能被驳回注册。B实业公司与C商标事务所签订的《商标注册申请代理协议》第二条第3款就约定了:“查询不是商标申请注册的必经程序……结果不具法律效力,仅仅作为参考,并不是商标局核准或驳回该申请的依据”。B实业公司理应具有分析和判断的能力,并注意到该点。

      三、本案带来的启示与建议
        商标申请中存在很多不可控的因素,常见的导致申请驳回或无法及时获得注册的原因有:商标查询存在盲区,商标审查员自由裁量权较大、随意性较强,公告期内可能因异议人申请进入异议程序等。
据此,商标事务所作为商标注册代理的专业机构、广告业公司作为品牌策划专业公司,应向商标注册申请人披露该风险,并尽到提示义务,以避免自身被追偿的风险及不必要的诉累。商标注册申请人,也应在确定商标注册申请获得核准之后,才着手进行落地的市场开发行为。



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脚注信息
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